Perang Merek: BMC Swiss dan BMC Lokal Saling Gugat!

Apakah partners gemar bersepeda? Apabila iya, pasti partners tidak asing dengan sepeda bermerek BMC. Merek tersebut sudah cukup terkenal di dunia olahraga dan sepeda. Kualitas yang bagus dan kecepatan sepeda BMC mendorong popularitas merek sepeda asal Swiss ini. Pengguna sepeda BMC di seluruh dunia menjamin kualitas sepeda tersebut. Bahkan atlet balap sepeda sering menggunakan sepeda ciptaan BMC Group Holding AG tersebut di sejumlah perlombaan besar.

Baru-baru ini ada kabar sengketa merek antara BMC Swiss dengan BMC lokal. BMC lokal yang dimaksud di sini tidak ada afiliasi dengan BMC Group Holding AG. Sengketa ini dimulai ketika BMC Group Holding AG menggugat BMC lokal agar merek BMC lokal dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, alih-alih mendapatkan proses gugatan yang lancar, BMC Group Holding AG malah digugat kembali oleh BMC lokal. Alasan gugatan BMC lokal adalah karena merek BMC sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh mereka. Hal ini mengingatkan kita pada sengketa lama “Wafer Superman”.

Inti Sengketa BMC vs BMC

Pada tanggal 16 November 2021, BMC Group Holding AG mendaftarkan gugatannya dengan nomor 76/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst kepada Edina Nathania, selaku pemilik merek BMC lokal. Berdasarkan petitum yang dapat diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat diketahui bahwa BMC Group Holding AG menggugat sejumlah merek kelas 12 yang sudah didaftarkan BMC lokal atas dasar kesamaan dengan merek milik mereka yang sudah tergolong terkenal di dunia.

Nampaknya Edina Nathania tidak terima mereknya digugat, oleh sebab itu diluncurkanlah gugatan balik dengan alasan yang berbeda. Edina Nathania menyatakan melalui petitum gugatannya yang bernomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa hanya ialah pemilik merek BMC di Indonesia. Diketahui bahwa merek BMC milik Edina Nathania telah didaftarkan sejak 5 Juni 2012.

BMC Group Holding AG mengaku sebagai satu-satunya pemilik sah merek BMC dikarenakan mereknya sudah terkenal dan didaftarkan di sejumlah negara. Merek BMC milik mereka sudah erat hubungannya dengan sepeda produk perusahaan tersebut sehingga adanya penggunaan merek BMC untuk produksi dan distribusi sepeda oleh pihak lain dianggap akan merugikan BMC Group Holding AG. Melalui petitumnya, BMC Group Holding AG menyatakan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Edina Nathania adalah wujud itikad tidak baik karena meniru, menjiplak dan mengikuti merek BMC milik mereka yang telah digunakan serta didaftarkan di berbagai negara terlebih dahulu. 

Disini dapat terlihat bahwa kedua pihak sama-sama memiliki alasan untuk menggugat satu sama lain. BMC Group Holding AG telah menciptakan dan mendistribusikan jenis-jenis sepeda mereka ke seluruh dunia dan oleh karenanya sudah memiliki reputasi. Reputasi tersebut mendatangkan konsumen dikarenakan sepeda BMC Group Holding AG sudah terpercaya dan diketahui berkualitas. Adanya pihak lain yang menjual produk yang sama dengan merek yang sama, berpotensi merugikan BMC Group Holding AG yang merasa pasarnya direbut.

BMC lokal juga memiliki hak untuk menggugat karena pada dasarnya memang mereka yang terlebih dahulu sudah mendaftarkan merek BMC di Indonesia. Dinyatakan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa seseorang yang mendaftarkan merek terlebih dahulu, memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Oleh sebab itu, wajar bagi mereka untuk melindungi merek mereka di sengketa ini. Bagaimana kira-kira menurut hukum Indonesia yang berlaku? 

Peraturan Merek di Indonesia

Pertama, perlu kita bahas hak yang dimiliki Edina Nathania sebagai pemilik merek berdasarkan pendaftaran terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh ketika merek sudah didaftarkan. Dijelaskan di Pasal 1 angka 5 oleh Undang-Undang yang sama bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Memiliki hak merek berarti pada dasarnya dapat dilakukan gugatan untuk melindungi merek tersebut. 

Tetapi, di Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “ Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: …merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Bagian Penjelasan untuk Pasal tersebut menjelaskan bahwa merek dianggap terkenal apabila dilihat dari pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek tersebut, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemilik dan merek tersebut sudah didaftarkan ke negara-negara lain. Perlu ditekankan juga bahwa merek yang dianggap terkenal harus sudah ada sebelum merek yang digugat, contohnya dalam kasus ini merek BMC Swiss sudah ada sejak 1994, jauh mendahului BMC lokal. 

Untuk lebih detailnya mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia, dapat dilihat di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pasal 18 ayat (3) Peraturan tersebut mengatur bahwa: “ Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. jangka waktu penggunaan Merek;
6. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi
   tersebut;
7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Apabila BMC Swiss berhasil membuktikan bahwa merek mereka memenuhi kriteria yang dituliskan di atas, maka argumen mereka bahwa merek mereka adalah merek terkenal dapat diterima. 

Sebagaimana pemilik merek yang sudah didaftarkan dapat mengajukan gugatan terhadap penggunaan merek miliknya oleh pihak lain, pemilik merek terkenal juga dapat menggugat atas dasar penggunaan merek yang identik dengan merek mereka. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa gugatan atas pembatalan merek dapat dilakukan tanpa batas waktu apabila unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila BMC Group Holding AG dapat membuktikan bahwa terdapat unsur itikad tidak baik dari pendaftaran merek BMC lokal, maka permohonan pembatalan merek yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dianggap sah.  

Tugas BMC lokal dalam sengketa ini adalah mendorong naratif bahwa merek milik mereka adalah sah dan tidak didaftarkan dengan itikad buruk untuk meniru merek yang terkenal.

Pantau terus social media kami atau situs ini untuk informasi-informasi baru seputar Kekayaan Intelektual di Indonesia. Apabila Partners memiliki membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Kekayaan Intelektual, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui e-mail marketing@ambadar.co.id.

 

Sumber:

• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• detiknews
• Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek