Tidak dapat dipungkiri bahwa Sistem Madrid menyediakan mekanisme yang efisien bagi pemilik merek yang berkeinginan untuk memperoleh perlindungan merek di berbagai negara melalui suatu proses pendaftaran internasional yang terpusat. Dengan mengajukan satu permohonan pendaftaran merek internasional melalui World Intellectual Property Organization (“WIPO”), pemohon dapat menunjuk sejumlah negara anggota, termasuk Indonesia, tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan nasional secara terpisah di masing-masing negara tujuan.
Meskipun Sistem Madrid menawarkan berbagai manfaat dari sisi prosedural dan administratif, pemohon yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara yang ditunjuk perlu memperhatikan sejumlah aspek hukum dan praktis. Berdasarkan penelitian awal dan pengalaman profesional, berikut adalah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian apabila perlindungan merek di Indonesia diajukan melalui pendaftaran internasional berdasarkan Sistem Madrid.
1. Ketergantungan terhadap Merek Dasar Selama Lima Tahun Pertama
Salah satu karakteristik dari Sistem Madrid adalah adanya ketergantungan pendaftaran internasional terhadap permohonan atau pendaftaran dasar (Basic Mark) di negara asal pemohon selama lima tahun pertama sejak tanggal pendaftaran internasional.
Dalam periode tersebut, pendaftaran internasional masih bergantung pada status merek dasar. Apabila permohonan atau pendaftaran dasar ditolak, dibatalkan, ditarik kembali, atau tidak lagi aktif, baik seluruhnya maupun sebagian, pendaftaran internasional juga akan terkena dampak mengikuti permohonan atau pendaftaran dasarnya.
Aspek ini menjadi penting apabila Indonesia telah ditunjuk dalam pendaftaran internasional. Apabila pendaftaran internasional dibatalkan akibat permasalahan pada merek dasar, pemilik merek tetap bisa mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui permohonan nasional berdasarkan mekanisme Transformasi dalam Sistem Madrid, dengan tetap tunduk pada persyaratan dan batas waktu yang berlaku.
Oleh sebab itu, status merek dasar perlu dijaga dan dipantau secara cermat, khususnya apabila terdapat proses hukum atau keadaan lain yang berpotensi mempengaruhi keberlakuannya.
2. Persyaratan Nasional dan Kebutuhan atas Perwakilan Lokal (Kuasa Hukum)
Meskipun Sistem Madrid menyediakan mekanisme pengajuan dan administrasi secara terpusat, penunjukan Indonesia tidak menghilangkan penerapan hukum dan praktik hukum merek yang berlaku di Indonesia.
Setiap negara yang ditunjuk tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa pendaftaran internasional berdasarkan hukum nasional dan prosedur yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek dan peraturan terkait lainnya.
Dengan demikian, untuk pendaftaran merek internasional yang ditujukan ke Indonesia tetap berpotensi untuk terkena penolakan sebagai hasil dari standar pemeriksaan dan praktik yang berlaku di Indonesia. Fakta bahwa suatu merek telah memperoleh pendaftaran internasional tidak dengan sendirinya menjamin bahwa perlindungan akan diberikan di Indonesia.
Apabila DJKI menerbitkan usul penolakan (provisional refusal) terhadap permohonan merek internasional, pemilik merek dapat mengajukan Tanggapan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, hal tersebut memerlukan penunjukan konsultan atau kuasa hukum di Indonesia untuk mempersiapkan dan menyampaikan Tanggapan serta berkomunikasi dengan instansi yang berwenang.
Dengan kata lain, Sistem Madrid dapat menyederhanakan proses pengajuan pada tahap awal, tetapi tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan bantuan hukum lokal di Indonesia apabila muncul persoalan di tahapan substantif.
3. Keberatan dari Pihak Ketiga dan Aspek Prosedural
Keberatan dari pihak ketiga (third-party opposition) merupakan aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian.
Dalam Sistem Madrid, pemeriksaan dan perlindungan suatu pendaftaran internasional tetap tunduk pada hukum dan prosedur nasional masing-masing negara yang ditunjuk. Di Indonesia, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan merek internasional sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia yang berlaku.
Akan tetapi, apabila terdapat Keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap permohonan merek internasional tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak akan menerbitkan Pemberitahuan kepada Pemohon mengenai Keberatan tersebut. Konsekuensinya, pemohon juga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan Sanggahan (Rebuttal) terhadap Keberatan tersebut.
Oleh karena itu, pemilik merek yang mengajukan permohonan pendaftaran mereknya melalui Sistem Madrid sebaiknya perlu mempertimbangkan penerapan mekanisme pemantauan (Monitoring) atas merek yang ditujukan ke Indonesia dan tidak semata-mata mengandalkan data terpusat yang dikelola oleh WIPO.
4. Risiko Terkait Klasifikasi dan Uraian Barang/Jasa
Sistem Madrid menggunakan Nice Classification untuk mengklasifikasikan barang dan jasa. Namun, kesesuaian suatu uraian barang atau jasa dengan klasifikasi internasional tidak selalu berarti bahwa uraian tersebut akan diterima tanpa keberatan di Indonesia.
Dalam praktik pemeriksaan di Indonesia, Kantor Merek dapat menerbitkan usul penolakan apabila uraian barang atau jasa dianggap terlalu luas, kurang spesifik, ambigu, atau tidak sesuai dengan praktik pemeriksaan yang berlaku secara nasional.
Hal tersebut menimbulkan risiko bagi pemohon yang menggunakan uraian barang dan jasa yang terlalu luas ketika mempersiapkan permohonan internasional. Suatu uraian yang dapat diterima dalam konteks klasifikasi internasional tetap dapat terkena penolakan pada saat diperiksa oleh DJKI.
Oleh karena itu, pemohon perlu memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan uraian barang dan jasa sebelum mengajukan permohonan internasional yang ditujukan ke Indonesia. Apabila Indonesia merupakan pasar yang strategis bagi pemohon, pertimbangan terhadap persyaratan dan praktik pemeriksaan di Indonesia sebelum pengajuan dapat membantu mengidentifikasi potensi permasalahan sejak awal.
Penyusunan uraian barang dan jasa yang jelas dan tepat dapat mengurangi risiko usul penolakan serta membantu meminimalkan biaya dan waktu tambahan yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian jenis barang dan jasa.
5. Pencatatan Perubahan dan Sinkronisasi Data di Indonesia
Sistem Madrid juga menyediakan mekanisme terpusat untuk mencatatkan perubahan data atau detail pemohon yang berkaitan dengan suatu pendaftaran internasional. Perubahan nama atau alamat pemilik merek, serta pengalihan kepemilikan hak merek sebagai hasil dari pengalihan hak (assignment) atau merger, dapat dicatatkan secara terpusat melalui International Bureau WIPO.
Namun demikian, pencatatan perubahan secara terpusat tersebut tidak selalu menjamin informasi yang bersangkutan akan diperbarui secara langsung atau otomatis di database DJKI. Langkah tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa data yang tercatat di Indonesia merupakan informasi terbaru sebagaimana yang tercatat di database WIPO.
Aspek ini khususnya relevan bagi perusahaan yang memiliki portofolio merek dalam jumlah besar atau yang sedang melakukan merger, akuisisi, reorganisasi, maupun transaksi korporasi lainnya. Menjaga konsistensi antara data yang tercatat di database WIPO atas pendaftaran internasional dengan data yan tercatat di Indonesia dapat membantu meminimalkan ketidakpastian administratif serta potensi kendala dalam pengelolaan atau penegakan hak atas merek.
6. Implikasi Praktis bagi Pemilik Merek
Sistem Madrid tetap merupakan instrumen penting bagi perusahaan yang ingin mengelola portofolio merek internasional secara efisien. Mekanisme pengajuan dan administrasi yang terpusat dapat secara signifikan mengurangi beban administratif yang berkaitan dengan perlindungan merek di berbagai negara.
Namun demikian, manfaat tersebut tetap perlu dipertimbangkan beserta kondisi praktis dalam memperoleh dan mempertahankan perlindungan merek di Indonesia.
Secara praktis, pemilik merek yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara yang ditunjuk sebaiknya memperhatikan beberapa langkah berikut:
- Melakukan penelusuran merek di Indonesia sebelum pengajuan, khususnya apabila merek atau barang dan jasa yang akan dilindungi berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemeriksaan substantif.
- Meninjau uraian barang dan jasa secara cermatuntuk memastikan bahwa uraian tersebut cukup jelas, spesifik, dan sesuai dengan praktik yang berlaku di Indonesia.
- Menerapkan mekanisme pemantauan terhadap proses di Indonesia, termasuk terhadap kemungkinan usul penolakan maupun penolakan tetap.
- Melibatkan kuasa hukum di Indonesia apabila diperlukan, terutama apabila terdapat usul penolakan yang memerlukan tanggapan kepada DJKI.
- Meninjau catatan merek di Indonesia setelah terjadi perubahan pada pendaftaran internasional, khususnya setelah pengalihan hak, merger, perubahan nama, atau perubahan informasi pemilik lainnya.
Kesimpulan
Sistem Madrid memberikan berbagai keuntungan bagi pemilik merek dalam mengelola perlindungan merek secara internasional, terutama melalui mekanisme pengajuan dan administrasi yang terpusat. Namun, keuntungan tersebut masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan aspek hukum dan praktik yang berlaku di masing-masing negara yang ditunjuk, termasuk Indonesia.
Penunjukan Indonesia melalui pendaftaran internasional tidak menghilangkan penerapan persyaratan substantif dan prosedural berdasarkan hukum Indonesia. Aspek yang berkaitan dengan merek dasar, praktik pemeriksaan nasional, keberatan pihak ketiga, uraian barang dan jasa, serta pencatatan perubahan kepemilikan atau informasi lainnya dapat memerlukan perhatian dan tindakan tambahan.
Dengan demikian, Sistem Madrid sebaiknya dipandang sebagai mekanisme yang memfasilitasi proses memperoleh perlindungan merek internasional, bukan sebagai suatu sistem yang sepenuhnya seragam dan berlaku secara otomatis di seluruh negara yang ditunjuk. Bagi merek yang memiliki nilai komersial atau strategis di Indonesia, memperoleh nasihat dari kuasa hukum atau konsultan merek di Indonesia sejak tahap awal dapat membantu mengidentifikasi potensi permasalahan, memenuhi persyaratan prosedural, serta mengurangi risiko biaya dan keterlambatan yang dapat dihindari.
Artikel ini dibuat sebagai referensi atau informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum. Penerapan Protokol Madrid dan hukum merek di Indonesia dapat berbeda tergantung pada keadaan masing-masing perkara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu yang bersangkutan.
Penulis: Woeel Maya
