Produsen otomotif BYD saat ini terlibat dalam sengketa terkait merek dagang di Indonesia terkait merek “Denza”. Perusahaan internasional yang berbasis di Tiongkok ini telah menggunakan merek Denza untuk produk kendaraan listrik mereka dan kini berencana untuk memperluas pasar ke Asia Tenggara. Namun, mereka menghadapi hambatan signifikan di Indonesia, karena PT Worcas Nusantara Abadi (WNA), telah mendaftarkan merek “Denza” di Indonesia dengan nomor IDM001176306. Merek dagang ini terdaftar di Kelas 12 (kendaraan dan produk terkait) sejak Juli 2023, sementara merek Denza milik BYD baru terdaftar di Indonesia pada tahun 2024.
Sebagai tanggapan atas pendaftaran merek ini oleh PT WNA, BYD telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar dengan nomor perkara 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst pada 3 Januari 2025.
Dalam petitumnya, BYD meminta majelis hakim niaga PN Jakarta Pusat untuk mengabulkan seluruh gugatannya.
Pertama, menyatakan bahwa BYD adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek dan variannya di seluruh dunia.
Kedua, menyatakan bahwa merek dan variannya milik penggugat adalah merek terkenal.
Ketiga, menyatakan bahwa merek No.IDM001176306 pada kelas 12 atas nama tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal dan variannya milik penggugat.
Keempat, menyatakan bahwa merek No. IDM001176306 pada kelas 12 atas nama tergugat telah diajukan dengan dilandasi iktikad tidak baik.
Kelima, menyatakan batal pendaftaran merek No. IDM001176306 pada kelas 12 atas nama tergugat, dengan segala akibat hukumnya.
Keenam, memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini.
Ketujuh, memerintahkan DJKI untuk membatalkan pendaftaran merek No. IDM001176306 pada kelas 12 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya.
Kedelapan, memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Mereka DJKI Kementerian Hukum.
Kesembilan, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
Poin Penting
Meskipun kasus ini masih berjalan, sengketa antara BYD dan PT. WNA menyoroti beberapa hal penting bagi pemilik merek dagang.
Penting untuk diingat bahwa hukum merek Indonesia menganut prinsip First-to-File. First-to-File adalah asas dimana pihak pertama yang mengajukan permohonan merek kepada otoritas yang relevan umumnya memiliki prioritas dibandingkan pemohon berikutnya. Dengan kata lain, hak merek biasanya diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek, tanpa memandang apakah mereka yang pertama kali menggunakannya dalam perdagangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pemilik merek untuk mendaftarkan merek mereka secepatnya agar dapat dengan bebas menggunakan merek tersebut dan menghindari potensi sengketa.
Mengetahui bahwa prinsip First-to-File berlaku di Indonesia dan PT. WNA telah mendaftarkan merek Denza di Indonesia sebelum BYD, apakah ini berarti mereka akan mempertahankan hak milik atas merek Denza meskipun BYD mengajukan gugatan? Belum tentu.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa gugatan terhadap pembatalan Merek yang terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang disebutkan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Ini memberikan beberapa opsi yang dapat memperkuat posisi BYD.
Hukum Merek Indonesia memberikan langkah-langkah bagi pemilik merek terkenal untuk melindungi merek mereka dari pendaftaran oleh pihak lain yang didaftarkan oleh pihak lain. Berdasarkan Pasal 21, ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Merek Indonesia, permohonan merek dapat ditolak jika ditemukan mirip atau identik dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain, terutama untuk barang atau jasa yang serupa. Keputusan untuk menolak permohonan tersebut mempertimbangkan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”) mengatur mengenai kriterika merek terkenal. Pasal 18 Permenkumham 67/2016 berbunyi berikut:
- Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
-
- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- Jangka waktu penggunaan Merek;
- Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
Selebihnya, pendaftaran merek terkenal juga dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Perjanjian TRIPS.
Selain ketentuan mengenai merek terkenal, prinsip yang umum dibahasdalam kasus seperti ini adalah itikad buruk, yang juga diatur dalam Pasal 21 UU Merek. BYD dapat berargumen bahwa tindakan PT WNA bertujuan untuk mengeksploitasi reputasi merek “Denza” tanpa penggunaan atau kepentingan bisnis yang sah, atau untuk menyesatkan publik mengenai hubungan perusahaan dengan BYD, sehingga pendaftaran tersebut dapat dibatalkan dengan alasan itikad buruk.
Kesimpulan
Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi pemilik merek untuk dipahami. Sangat penting untuk tegas dan cepat dalam mendaftarkan merek Anda, agar dapat menghindari potensi sengketa dan masalah di masa depan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan merek terkenal saat membangun merek untuk bisnis kita, karena hukum merek menyediakan ketentuan yang melindungi merek terkenal dari pendaftaran dengan itikad buruk oleh merek yang mirip.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai merek di Indonesia atau jika Anda memerlukan konsultasi Kekayaan Intelektual berkualitas tinggi, hubungi kami di ambadar@ambadar.co.id. Tim ahli kami yang berpengalaman siap membantu Anda.
Sumber:
https://oto.detik.com/berita/d-7803471/kata-byd-soal-sengketa-merek-denza-di-indonesia
