Puma SE, produsen sepatu Puma melakukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek FOOTWARE di Inggris yang diajukan oleh Nike Innovate CV untuk kelas barang 9 serta kelas jasa 38 dan 42 untuk jenis barang dan jasa yang dicakup semuanya bersifat teknis berkaitan dengan hardware dan software yang tidak terkait dengan pakaian olahraga/olahraga.
Permohonan pendaftaran tersebut kemudian mendapat oposisi dari Puma dengan alasan merek tersebut tidak memiliki daya pembeda, bersifat deskriptif serta merupakan istilah umum dalam perdagangan, Section 3 (1) huruf b, c dan d Undang-Undang Merek Inggris tahun 1994. Inti dari keberatan yang diajukan oleh Puma SE adalah bahwa merek FOOTWARE yang memiliki persamaan bunyi dan penyebutan dengan kata FOOTWEAR (alas kaki) yang menggambarkan alas kaki dengan teknologi “ware” atau alas kaki ‘pintar’ yang memanfaatkan perangkat lunak dan konektivitas internet.
Keberatan dari Puma SE pun ditolak oleh pemeriksa. Pemeriksa mengganggap bahwa aspek utama dari keberatan yang diajukan PUMA SE adalah merek FOOTWARE dianggap bersifat deskriptif. Sedangkan Merek FOOTWARE yang merupakan permainan kata-kata dari kata FOOTWEAR dengan mengubah kata wear menjadi ware yang mengingatkan pada perangkat komputer (software, hardware dan firmware). Meskipun merek FOOTWARE berpotensi mengingatkan konsumen pada perangkat keras/lunak untuk alat kaki atau tertanam dalam alas kaki tapi itu bukanlah makna yang langsung terlihat atau mudah dikenali tanpa batasan tertentu (imajinasi).
Lebih lanjut, terkait dengan merek tersebut dianggap sebagai kata umum akan tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa permainan kata-kata membuat tanda itu mudah diingat dan khas. Puma pun tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa merek FOOTWARE adalah atau telah menjadi generik. Puma mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun pengadilan tinggi menolak banding yang diajukan oleh Puma SE.
Berkaitan dengan merek deskriptif di Indonesia, Merek Deskriptif adalah merek yang menggambarkan kualitas, isi, efek atau karakteristik lain dari produk, sehingga konsumen memahami arti merek tanpa perlu imajinasi. Contoh merek deskriptif adalah “Biskuit Enak” untuk jenis barang biskuit dan menjelaskan biskuit tersebut enak. Pengaturan merek deskriptif ada dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan/atau tidak memiliki daya pembeda. Pengecualian merek deskriptif agar bisa didaftar adalah dengan membubuhkan makna tambahan.
Baca juga: Secondary Meaning sebagai Penyelamat Merek Deskriptif untuk Terdaftar
Kasus merek FOOTWARE ini memberikan gambaran bagi penggunaan merek yang berasal dari penggabungan antara kata-kata yang kemudian menimbulkan kata baru yang mirip pengucapannya dengan kata yang telah ada. Kata “foot” dengan “ware” yang sekilas seperti gabungan kata (footwear dengan soft/hardware) yang kemudian menimbulkan kata baru “footware” yang mirip pengucapannya dengan “footwear”.
Penggunaan merek FOOTWARE oleh Nike untuk jenis barang dan jasa yang merupakan perangkat keras/lunak yang bersifat teknis dan tidak menggambarkan alas kaki, sehingga bukan merupakan merek yang deskriptif. Jenis barang dan/atau jasa yang dicover dalam permohonan pendaftaran merek tersebut pun tidak secara jelas menyebutkan penggunaannya di alas kaki melainkan hanya hal-hal yang bersifat teknis seperti modul, perangkat lunak/keras serta jasa Layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel dan Internet, Penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi aplikasi pihak ketiga untuk memungkinkan pengalaman pengguna yang interaktif dll.
Jangan sungkan untuk menghubungi Am Badar & Am Badar apabila Anda memiliki pertanyaan terkait apakah merek yang Anda gunakan bersifat deskriptif atau tidak, konsultan berpengalaman kami akan dengan senang hati membantu Anda.
