Bagi perusahaan Indonesia yang mulai memasuki pasar internasional, merek bukan hanya identitas bisnis, tetapi juga merupakan aset yang perlu dilindungi secara hukum. Ketika produk atau jasa mulai dipasarkan di luar Indonesia, perlindungan merek di negara tujuan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipersiapkan sejak awal.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah perusahaan sebaiknya mendaftarkan merek secara langsung di masing-masing negara tujuan, atau menggunakan Madrid System?
Pilihan antara pengajuan nasional langsung dan Madrid System perlu disesuaikan dengan jumlah negara yang dituju, rencana ekspansi, jenis barang atau jasa, anggaran, serta strategi perlindungan dan penegakan hak merek di masing-masing negara.
Dua Jalur Utama untuk Melindungi Merek di Luar Negeri
Secara umum, perusahaan Indonesia memiliki dua pendekatan utama untuk memperoleh perlindungan merek di luar negeri:
1. Mengajukan permohonan secara langsung di negara tujuan (pengajuan nasional); atau
2. Menggunakan Madrid System untuk meminta perlindungan di beberapa negara yang ditunjuk.
Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Opsi Pertama: Mengajukan Merek Secara Langsung di Negara Tujuan
Dalam pengajuan nasional, perusahaan mengajukan permohonan merek langsung kepada otoritas kekayaan intelektual di negara yang dituju.
Sebagai contoh, perusahaan Indonesia yang hanya berencana memasarkan produknya di Singapura dapat mengajukan permohonan merek secara langsung di Singapura. Demikian pula apabila tujuan ekspansinya hanya Amerika Serikat, perusahaan dapat memilih pengajuan nasional di negara tersebut.
Apa keuntungan pengajuan nasional
Salah satu keuntungan utama adalah setiap permohonan berdiri sendiri. Dengan demikian, apabila permohonan mengalami masalah atau ditolak di satu negara, pada prinsipnya hal tersebut tidak secara langsung mengganggu permohonan yang diajukan di negara lain.
Pengajuan nasional juga dapat menjadi pilihan yang lebih sederhana apabila kegiatan usaha hanya berfokus pada satu negara atau beberapa negara tertentu.
Keuntungan lainnya antara lain:
- Perlindungan diperoleh secara langsung berdasarkan hukum merek negara tujuan.
- Biaya dan proses dapat lebih mudah dihitung apabila hanya menargetkan satu atau sedikit negara.
- Strategi perlindungan dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar dan hukum setempat.
- Perusahaan dapat lebih mudah memperoleh opini atau rekomendasi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek yang sama atau memiliki kemiripan yang menimbulkan risiko di negara tersebut.
- Jalur ini cocok untuk perusahaan yang belum memiliki rencana ekspansi internasional dalam skala besar.
Apa kekurangannya
Kelemahan utama pengajuan nasional adalah mengingat permohonan merek diajukan langsung perlindungannya ke Kantor Merek negara yang dituju, merek tersebut hanya berlaku dan memperoleh perlindungan di negara tersebut.
Jika perusahaan kemudian melakukan ekspansi ke banyak negara, perusahaan perlu mengurus perlindungan di masing-masing negara. Hal ini dapat meningkatkan beban administratif dan biaya, terutama apabila setiap negara memiliki prosedur, persyaratan, bahasa, tenggat waktu, serta mekanisme pemeriksaan yang berbeda.
Terlebih lagi, perusahaan juga perlu menggunakan bantuan kuasa atau konsultan lokal di masing-masing negara.
Opsi Kedua: Menggunakan Madrid System
Alternatif lainnya adalah menggunakan Madrid System, yaitu sistem pendaftaran merek internasional yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).
Melalui mekanisme ini, pemilik merek dapat mengajukan satu permohonan internasional dengan menunjuk negara atau wilayah anggota Madrid System yang diinginkan.
Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek secara internasional melalui Madrid System, pemohon yang berasal dari Indonesia terlebih dahulu harus memiliki permohonan pendaftaran merek atau pendaftaran merek yang telah diajukan atau terdaftar di Indonesia. Permohonan atau pendaftaran merek tersebut menjadi dasar bagi pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional dan dikenal sebagai Basic Mark. Dengan demikian, pemohon tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui Madrid System tanpa terlebih dahulu memiliki permohonan atau pendaftaran merek di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai Basic Mark. Keberadaan Basic Mark tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam proses pengajuan pendaftaran merek secara internasional melalui Madrid System, khususnya untuk memperoleh perlindungan merek di negara-negara anggota yang dituju.
Sebagai ilustrasi, perusahaan Indonesia dapat memiliki merek yang menjadi dasar pengajuan di Indonesia, kemudian mengajukan permohonan internasional dan menunjuk beberapa negara atau wilayah tujuan, misalnya Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, sepanjang persyaratan yang berlaku terpenuhi.
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa Madrid System bukan berarti perusahaan memperoleh satu hak merek yang otomatis berlaku di seluruh dunia.
Setiap negara atau wilayah yang ditunjuk tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan berdasarkan hukum mereknya masing-masing. Dengan kata lain, permohonan internasional melalui Madrid System merupakan mekanisme terpusat untuk meminta perlindungan, sedangkan keputusan mengenai perlindungan di masing-masing negara tetap bergantung pada hukum dan pemeriksaan di negara atau wilayah tersebut.
Apa keuntungan Madrid System
Madrid System dapat menjadi menarik dan mungkin akan lebih menguntungkan dari segi biaya dan juga administrasi bagi perusahaan yang memiliki rencana ekspansi internasional ke beberapa negara.
Beberapa keuntungannya antara lain:
- Lebih praktis untuk ekspansi ke banyak negara, karena satu permohonan internasional dapat digunakan untuk meminta perlindungan di sejumlah negara atau wilayah yang ditunjuk.
- Administrasi lebih terpusat, termasuk dalam pengelolaan portofolio merek internasional.
- Pencatatan Perubahan, seperti perubahan nama atau alamat pemilik, serta pembaruan pendaftaran internasional, dapat dikelola melalui sistem Madrid sesuai mekanisme yang berlaku.
- Dalam kondisi tertentu, biaya dan administrasi dapat lebih efisien dibandingkan mengajukan permohonan terpisah di setiap negara.
- Perusahaan dapat membangun dan mengelola portofolio merek secara lebih terstruktur.
- Perusahaan dapat menambah negara anggota Madrid System yang lain di kemudian hari melalui mekanisme subsequent designation.
Bagi perusahaan yang sejak awal telah memiliki target ekspansi ke sejumlah negara, sentralisasi administrasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penting.
Risiko yang Perlu Diperhatikan: Hubungan dengan Basic Mark/Dasar Pendaftaran Merek di Indonesia
Bagi perusahaan Indonesia yang ingin menggunakan Madrid System, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu hubungan antara pendaftaran internasional dengan basic mark atau merek dasar yang menjadi dasar pengajuan internasional.
Dalam periode awal setelah pendaftaran internasional, terdapat ketergantungan tertentu antara pendaftaran internasional dan permohonan atau pendaftaran merek dasar tersebut.
Apabila merek dasar menghadapi persoalan yang berdampak dalam periode tersebut, pendaftaran internasional dapat terkena konsekuensi tertentu. Kondisi ini sering dikenal dalam praktik sebagai central attack.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak melihat Madrid System sekadar sebagai “jalan pintas” untuk mendaftarkan merek di banyak negara.
Sebelum mengajukan permohonan internasional, perusahaan sebaiknya memastikan bahwa:
- Merek di Indonesia memiliki posisi yang kuat.
- Identitas merek yang akan digunakan sudah ditentukan dengan tepat.
- Daftar barang dan/atau jasa telah dirancang secara tepat.
- Kelas Nice yang dipilih sesuai dengan kegiatan usaha dan strategi perlindungan.
- Tidak terdapat persoalan substantif yang signifikan terhadap merek.
- Telah dilakukan penelusuran merek di negara-negara tujuan.
Persiapan tersebut penting karena kesalahan dalam menentukan identitas merek atau daftar barang dan/atau jasa sejak awal dapat menimbulkan konsekuensi ketika perlindungan merek diperluas ke berbagai yurisdiksi.
Pengajuan Nasional atau Madrid System: Mana yang Lebih Efisien?
Jawabannya sangat bergantung pada strategi bisnis perusahaan.
Jika hanya menargetkan satu negara
Misalnya perusahaan Indonesia hanya berencana melakukan ekspansi ke Singapura, dalam kondisi seperti ini, pengajuan nasional secara langsung dapat menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.
Demikian pula apabila perusahaan hanya menargetkan Amerika Serikat:
Madrid System belum tentu menjadi pilihan yang paling ekonomis hanya karena dapat digunakan untuk pengajuan internasional. Perusahaan perlu membandingkan biaya, prosedur, kebutuhan kuasa lokal, risiko penolakan, serta strategi perlindungan dan penegakan merek di negara tersebut.
Jika menargetkan beberapa negara
Situasinya berbeda apabila perusahaan telah memiliki rencana ekspansi ke banyak negara.
Misalnya perusahaan memiliki rencana untuk memasuki Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Uni Eropa dan Amerika Serikat
Dalam situasi seperti ini, Madrid System dapat menjadi alternatif yang lebih menarik karena memungkinkan perusahaan mengelola permintaan perlindungan di berbagai negara melalui mekanisme yang lebih terpusat.
Selain itu, apabila perusahaan memiliki kemungkinan menambah negara tujuan di masa depan, mekanisme subsequent designation dapat memberikan fleksibilitas untuk memperluas cakupan perlindungan ke anggota Madrid System lainnya.
Perbandingan Singkat
| Aspek | Pengajuan Nasional | Pengajuan lewat Madrid System |
| Pengajuan | Terpisah di masing-masing negara | Satu permohonan internasional dengan penunjukan negara/wilayah |
| Administrasi | Terpisah | Lebih terpusat |
| Cocok untuk | Satu atau sedikit negara | Banyak negara dan ekspansi berkelanjutan |
| Penambahan negara | Mengajukan permohonan baru di negara terkait | Dapat menggunakan subsequent designation untuk anggota Madrid lainnya |
| Risiko antarnegara | Umumnya berdiri sendiri | Terdapat ketergantungan dengan basic mark pada periode awal |
| Strategi lokal | Sangat fleksibel | Tetap perlu memperhatikan hukum masing-masing negara |
Kapan Pengajuan Nasional Lebih Cocok
Pengajuan nasional langsung cenderung lebih relevan apabila:
- perusahaan hanya memiliki satu negara tujuan;
- ekspansi internasional masih terbatas;
- perusahaan ingin menyesuaikan strategi merek secara khusus dengan hukum dan pasar lokal;
- perusahaan ingin memisahkan risiko perlindungan merek antara satu negara dengan negara lainnya; atau
- setelah dilakukan perhitungan, pengajuan langsung ternyata lebih efisien dari sisi biaya dan strategi.
Namun, keputusan tersebut tetap perlu mempertimbangkan ketentuan dan praktik hukum merek di negara tujuan.
Kapan Madrid System Lebih Menarik
Madrid System cenderung lebih menarik apabila:
- perusahaan memiliki target ekspansi ke banyak negara;
- rencana ekspansi internasional sudah cukup jelas;
- merek yang digunakan relatif konsisten di berbagai negara;
- perusahaan ingin mengelola portofolio merek secara terpusat;
- perusahaan memperkirakan akan menambah negara tujuan di masa mendatang; atau
- perusahaan ingin menyederhanakan administrasi pengelolaan merek internasional.
Semakin banyak negara yang menjadi bagian dari strategi ekspansi, semakin penting bagi perusahaan untuk melihat persoalan merek sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan sekadar formalitas administratif.
Pertimbangan lainnya
Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah memilih jalur pendaftaran hanya berdasarkan biaya pengajuan awal.
Padahal, perusahaan perlu melihat total biaya dan risiko sepanjang siklus hidup merek, termasuk:
- biaya penelusuran merek;
- biaya pengajuan;
- biaya pemeriksaan atau respons terhadap keberatan;
- biaya menghadapi penolakan;
- potensi biaya oposisi atau sengketa;
- biaya pemeliharaan dan perpanjangan;
- biaya perubahan data;
- serta biaya penegakan hak apabila terjadi pelanggaran.
- biaya bantuan kuasa hukum atau jasa konsultan;
Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menilai apakah suatu jalur benar-benar lebih efisien, bukan hanya lebih murah pada tahap pengajuan.
Pentingnya Melakukan Penelusuran Merek Sebelum Ekspansi
Sebelum perusahaan membawa mereknya ke pasar luar negeri, salah satu langkah penting adalah melakukan penelusuran merek (trademark search) di negara-negara target.
Hal ini penting karena merek yang dapat digunakan secara aman di Indonesia belum tentu dapat didaftarkan atau digunakan secara bebas di negara lain.
Setiap negara memiliki sistem hukum, database merek, praktik pemeriksaan, serta karakteristik pasar yang berbeda. Merek yang sudah terdaftar atau digunakan oleh pihak lain di negara tujuan dapat menimbulkan risiko penolakan maupun sengketa.
Oleh karena itu, trademark search sebaiknya dilakukan sebelum perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk branding, produksi, pemasaran, dan ekspansi ke negara tujuan.
Perhatikan Juga Strategi Ekspansi dan Batas Waktu
Perusahaan yang berencana memperluas perlindungan merek ke luar negeri perlu memperhatikan batas waktu dan persyaratan yang berlaku, termasuk apabila perusahaan ingin memanfaatkan hak prioritas dari pengajuan pertama.
Perencanaan waktu menjadi penting karena keputusan mengenai negara mana yang akan dituju sebaiknya dilakukan sebelum perusahaan mulai melakukan aktivitas komersial secara signifikan di negara tersebut.
Dengan kata lain, perlindungan merek sebaiknya menjadi bagian dari persiapan ekspansi, bukan baru dilakukan setelah produk sudah beredar di pasar.
Kesimpulan
Baik pengajuan nasional langsung maupun Madrid System memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Apabila perusahaan hanya menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, pendaftaran nasional di Indonesia pada umumnya menjadi langkah utama. Jika perusahaan hanya menargetkan satu atau dua negara, pengajuan nasional langsung dapat menjadi pilihan yang layak dan perlu dibandingkan secara konkret dengan Madrid System.
Sebaliknya, apabila perusahaan telah memiliki rencana ekspansi internasional ke beberapa negara dan ingin membangun portofolio merek global yang dapat dikelola secara lebih terpusat, Madrid System dapat menjadi alternatif yang lebih menarik.
Yang terpenting, perusahaan tidak seharusnya memilih Madrid System hanya karena “satu permohonan untuk banyak negara”. Setiap negara yang ditunjuk tetap memiliki hukum dan proses pemeriksaannya sendiri, dan perlindungan hanya akan diperoleh sejauh diberikan oleh negara atau wilayah yang bersangkutan.
Karena itu, sebelum memilih jalur pendaftaran, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap rencana ekspansi, negara tujuan, kelas dan spesifikasi barang/jasa, hasil trademark search, biaya, serta risiko hukum di masing-masing yurisdiksi.
Pada akhirnya, strategi perlindungan merek yang baik adalah strategi yang mengikuti arah bisnis perusahaan. Semakin jelas rencana ekspansi internasional, semakin penting pula bagi perusahaan untuk merancang perlindungan mereknya sejak awal secara terstruktur dan lintas yurisdiksi.
