Siapa yang tidak kenal Miley Cyrus? Penyanyi wanita asal Amerika yang lagunya banyak didengar oleh anak muda di seluruh dunia. Baru-baru ini Miley memenangkan kasus “pertarungan” merek di Uni Eropa. Pertarungan ini sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya, hingga akhirnya dimenangkan oleh Miley.
Kasus ini bermula saat Smiley Miley. Inc sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Miley mencoba untuk mendaftarkan merek MILEY CYRUS pada 21 April 2014, di beberapa kelas di Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO). Akan tetapi pada 11 September 2014, permohonan pendaftaran merek tersebut ditentang oleh Cyrus Trademarks Ltd. yang telah memiliki pendaftaran terlebih dahulu atas merek CYRUS. Cyrus Trademarks Ltd. pun mengajukan keberatan atas permohonan merek MILEY CYRUS dengan alasan merek tersebut memiliki persamaan dan berpotensi menimbulkan kebingungan terutama permohonan pendaftaran untuk jenis barang peralatan audio dan perangkat lunak terkait yang juga dicover oleh merek CYRUS miliknya.
Keberatan tersebut pun diterima untuk sebagian, EUIPO bahwa merek tersebut serupa pada tingkat visual dan fonetik serta menemukan bahwa sebagian besar barang dan jasa identik atau serupa. Pihak Smiley Miley Inc. tidak terima dengan keputusan tersebut sehingga mengajukan banding ke Dewan Banding EUIPO (BoA). Akan tetapi BoA menolak banding dari Smiley Miley Inc. dan mendukung putusan dari pemeriksa keberatan EUIPO. BoA berpendapat bahwa baik merek MILEY CYRUS maupun merek CYRUS keduanya merupakan kata temuan yang tidak memiliki arti dan hanya menganggap arti konseptual pada kata atau kombinasi kata.
Smiley Miley Inc. pun mengambil langkah hukum lain dengan membawa kasus ini ke pengadilan. Smiley Miley Inc. berpendapat bahwa publik yang relevan akan memahami MILEY CYRUS mengacu pada penyanyi terkenal dan bahwa ada perbedaan konseptual yang jelas antara MILEY CYRUS dengan merek CYRUS tersebut.
Satu-satunya bukti yang diajukan Smiley Miley Inc untuk mendukung klaim bahwa MILEY CYRUS mengacu pada penyanyi terkenal adalah beberapa tangkapan layar halaman web internet dan tangkapan layar saluran media sosial Miley Cyrus, akan tetapi bukti ini tidak pernah dinilai. Sebaliknya, BoA menolak seluruh argumen dengan menyatakan bahwa setiap peningkatan kekhasan atau reputasi merek MILEY CYRUS tidak relevan. Namun ketika sampai pada kesimpulan ini, diakuinya nama Miley Cyrus sudah dikenal luas dan hal ini akan mempengaruhi persepsi publik terkait.
Smiley Miley Inc. menemukan titik terang setelah pengadilan mencatat bahwa Miley Cyrus adalah “figur publik dengan reputasi internasional yang dikenal oleh orang-orang yang paling berpengetahuan, cukup jeli, dan berhati-hati”. Hal ini sudah diakui oleh Dewan Banding. Menurut pengadilan, BoA seharusnya menyimpulkan berdasarkan temuannya sendiri bahwa publik yang relevan kemungkinan akan membuat asosiasi konseptual antara merek MILEY CYRUS dan nama penyanyi terkenal. Sehingga, penting untuk dicatat bahwa temuan bahwa Miley Cyrus (orangnya, bukan merek dagangnya) terkenal tidak secara eksplisit bergantung pada bukti yang diajukan oleh Smiley Miley Inc, tetapi merupakan pernyataan fakta yang dibuat oleh BoA sendiri.
Pengadilan berpendapat bahwa merek MILEY CYRUS yang sebelumnya dianggap secara konseptual tidak memiliki makna oleh BoA, akan tetapi pengadilan menyatakan bahwa publik yang relevan akan merasakan makna dalam MILEY CYRUS dan bahwa ada perbedaan konseptual antara merek tersebut.
berpendapat bahwa publik yang relevan akan merasakan makna dalam MILEY CYRUS, bahwa merek sebelumnya tidak memiliki arti khusus, dan bahwa ada perbedaan konseptual antara merek tersebut. Sehingga, pengadilan membatalkan keputusan BoA, dan merek MILEY CYRUS akan segera didaftarkan kecuali EUIPO atau Cyrus Trademarks Ltd mengajukan banding ke Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU).
Terkait dengan kasus ini, pada umumnya memang suatu merek yang memiliki kesamaan harus dinilai dalam posisi yang sama dan ketika sebuah permohonan merek memiliki kesamaan dengan permohonan sebelumnya, maka kantor merek dan pengadilan cenderung memandang merek tersebut serupa. Putusan kasus merek MILEY CYRUS ini ini menegaskan kembali peran penting yang dapat dimainkan oleh perbedaan konseptual yang kuat antara merek. Secara konseptual merek CYRUS dan MILEY CYRUS memang tidak memiliki arti, akan tetapi MILEY CYRUS yang diajukan oleh Smiley Miley Inc. dimiliki oleh seorang penyanyi wanita terkenal Miley Cyrus, sehingga secara konsep merek MILEY CYRUS adalah sebuah nama penyanyi.
Sebagai tambahan, seperti yang telah dibahas dalam artikel “Apakah Nama Saya Bisa Dipatenkan?” dijelaskan bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
Berdasarkan hal tersebut, orang yang sudah terkenal mempunyai keuntungan bahwa jika ada pihak yang ingin mendaftarkan merek dengan nama atau singkatan namanya, maka permohonan pendaftaran tersebut akan ditolak. Dan kasus merek MILEY CYRUS menjadi salah satu contoh yang menunjukan bahwa nama orang terkenal menghilangkan kesamaan hukum antara merek (yang berupa nama terkenal) itu dan merek dagang lain yang serupa secara visual dan fonetis.
Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai Kekayaan Intelektual, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email marketing@ambadar.co.id atau melalui kolom pertanyaan di bawah.
